La Garantie d'actif et de passif et la protection des droits de propriété intellectuelle

Publié par Corinne Cousseau et Christophe Levy Dières le 10/05/2012 - Catégorie : Chroniques

Lors de l’acquisition d’une société, il est particulièrement souhaitable pour le cessionnaire de garantir un minimum son investissement en se faisant consentir une garantie d’actif et de passif par le cédant.

Cette garantie permet en effet à l’acquéreur, d’une part, de s’assurer de la propriété par la société cible des actifs nécessaires à son exploitation et, d’autre part, de se prémunir contre tout passif caché ou inconnu.

Dans ce cadre, le cédant effectue, au profit de l’acquéreur, un certain nombre de déclarations, notamment en matière fiscale, comptable, financière, sociale… et s’engage à indemniser l’acquéreur, à hauteur d’un certain montant et pour une période limitée, de tout préjudice pouvant résulter d’une fausse déclaration de sa part et/ou de tout fait ayant une origine antérieure à la cession et ayant pour effet une diminution de l’actif ou une augmentation du passif de la société.

Ces déclarations s’appliquent notamment en matière de propriété intellectuelle, domaine dans lequel la garantie est particulièrement importante lorsque les marques, sites internet ou encore brevets… constituent une part importante des actifs de la société cible.

Or, la rédaction des clauses de garantie de propriété intellectuelle comporte certaines spécificités liées à la nature même des droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ainsi, il est important de distinguer deux catégories de droits de propriété intellectuelle : ceux dont la protection résulte d’un titre et ceux dont la protection est acquise du simple fait de leur création.

De leur appartenance à l’une ou l’autre des catégories dépendra l’étendue des garanties à solliciter dans la GAP.

La catégorie des actifs immatériels protégés par un titre regroupe les droits issus d’un dépôt du bien, de l’œuvre à protéger.

Cette catégorie comprend principalement les droits dits de propriété industrielle c'est-à-dire les droits attachés à des biens qui ont vocation à être produits ou utilisés en grand nombre.

Elle comprend les marques de fabrique, les brevets et les dessins et modèles.

Les dépôts de ces derniers s’effectuent en France auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui délivre un « titre » de propriété opposable à tous du seul fait de leur publication.

A compter de leur émission ce titre demeure valable jusqu’à leur contestation en justice.

Il convient d’ajouter également à cette liste les noms de domaines dont la protection dépend uniquement de son enregistrement.

La seconde catégorie comprend les actifs protégés par la loi du simple fait de leur création et comprend principalement les droits de propriété intellectuelle.

Elle regroupe les « œuvres de l’esprit » au sens large tel qu’énumérés par l’article L122-2 du code de la propriété intellectuelle :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

    3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

    4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

    6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

    7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

    8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

    9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

    10° Les oeuvres des arts appliqués ;

    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

    14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.

A cette liste non exhaustive, il convient d’ajouter les bases de données qui bénéficient d’un régime juridique propre.

Il convient de préciser qu’un actif peut bénéficier d’une double protection comme par exemple les dessins (logos) qui peuvent être déposés comme marque ou les croquis de mode qui peuvent être déposés comme modèle.

Lors de la rédaction des clauses de garantie de propriété intellectuelle il devra être tenu compte de l’appartenance des actifs à garantir à l’une ou l’autre de ces catégories.

Dans tous les cas ces clauses devront garantir à l’acquéreur :

  1. l’étendue des droits cédés (voire leur existence même),
  2. la titularité des droits,
  3. leur jouissance paisible pour le futur.

Concernant le premier point il convient de s’assurer que l’on acquiert bien les droits de leur titulaire légitime et que ces derniers existent.

Pour la catégorie des actifs appartenant à la première catégorie c’est à dire protégés par un titre la clause sera assez simple à rédiger puisque l’identité du titulaire est clairement mentionné sur le certificat d’identité de l’actif.

Pour les mêmes raisons,  la garantie relative à l’existence de ce droit, sauf quelques cas spécifiques, ne pose pas de problème particulier. Elle pourra donc se cantonner à faire garantir au cédant qu’aucune action (en nullité) ou procédure (opposition au dépôt d’une marque par exemple) n’a été intentée et n’est donc susceptible d’affecter la validité du titre.

A l’inverse, les clauses de garanties relatives aux actifs immatériels non protégés par un titre devront être rédigées en tenant compte de la nature de ces droits.

Ainsi, le cédant devra impérativement garantir d’une part que l’actif immatériel cédé est bien protégé et qu’il n’existe pas de limitation à l’exercice de ce droit.

Cet impératif est particulièrement valable pour les œuvres relevant de l’industrie du luxe, de la mode ou du design.

En effet, sauf à ce qu’un Tribunal ait définitivement tranché la question il est impossible de s’assurer a priori de l’existence de droits d’auteur sur un dessin de vêtement par exemple.

Le cédant devra dès lors garantir que ce dessin répond bien aux conditions requises par la loi (originalité, nouveauté etc) pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.

De même il devra impérativement garantir que l’entier vêtement peut bénéficier de cette protection et non uniquement certains de ces éléments constitutifs.

Concernant la garantie de la titularité des droits, la clause relative aux actifs protégés par un titre pourra être cantonnée à la garantie donnée par le cédant qu’il n’a procédé à aucune cession ou licence non encore enregistrée.

A l’inverse, pour la seconde catégorie de droits il sera impératif que le cédant garantisse à la fois être titulaire de l’ensemble des droits sur les actifs cédés mais également que les conditions dans lesquelles il a acquis les droits ne sont pas de nature à remettre en cause cette propriété.

Le cédant doit ainsi garantir l’ensemble de ce que l’on nomme « la chaine des droits » c'est-à-dire l’ensemble des cessions effectuées par le ou les auteur(s) puis par leurs éventuels ayants droits.

A titre d’exemple, celui qui prétend céder les droits sur un modèle de bijou doit garantir et justifier s’être fait céder l’ensemble des droits sur ce bijou par son créateur ou par les ayants droits de ce dernier. Il devra également garantir qu’il n’existe qu’un seul créateur ou dans l’hypothèse de plusieurs créateurs, garantir avoir également acquis les droits de ces derniers.

Enfin, la Garantie d'actif et de passif devra prévoir l’assurance d’une jouissance paisible des droits cédés.

Si cette garantie passe obligatoirement par la commune garantie contre toute éviction, elle doit être complétée par l’assurance que les droits cédés ne comportent aucune « servitude ».

Cette assurance, dont l’importance est trop souvent sous estimée, est particulièrement importante en matière de cession de droits de propriété intellectuelle.

En effet, il est courant que les droits cédés aient fait l’objet de licences ponctuelles qui n’ont pas été dénoncées ou sont affecté d’une servitude légale.

A titre d’exemple, les marques qui sont constituées du nom patronymique du créateur de la société ou du créateur des œuvres commercialisées par cette société ne permettent pas d’interdire au créateur de continuer à utiliser ce nom après la cession de la société ou de ses droits (voir par exemple l’affaire Inès de la Fressange).

De même, certaines licences peuvent ne pas avoir été déclarées ou enregistrées par le cédant. Elles n’ont donc logiquement pas pu être identifiées lors de l’audit.

Le cas le plus courant est la licence de marque non enregistrée à l’INPI et qui prévoit une possibilité d’enregistrement à tout moment.

Il convient donc de s’assurer que ces dernières demeurent inopposables à l’acquéreur et à défaut que celui-ci soit garanti de leurs conséquences.

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Il est donc nécessaire, afin d’optimiser la protection de l’acquéreur en matière de propriété intellectuelle par la garantie, de procéder à un examen approfondi des droits de la société cible en la matière lors de l’audit préalable.

Notamment, en matière de marque par exemple, il est préférable de ne pas limiter l’audit à la seule vérification de la propriété de celle-ci mais également procéder à une recherche d’antériorité.

Enfin, si les droits de propriété intellectuelle constituent des actifs essentiels à l’activité de la société et/ou l’audit a révélé des risques importants en la matière, il peut être prévu que le montant de la garantie soit déplafonné sur ces questions.